세제광고에는 세탁기가, 타이어 광고에는 자동차가 나오게 마련이지만 광고 속에 노출되는 타 브랜드 제품은 상표권 분쟁을 일으키기도 한다. 상표권자의 엄격한 브랜드 관리로 더 조심스러울 수밖에 없는 광고 속 다른 브랜드 등장에 관한 법률 문제를 짚어본다.
글 ㅣ 정원일 (법무법인 나은 변호사)
올해 초 국내 모 자동차 회사의 미국 TV광고가 상표권 침해 소송에 휘말렸다는 보도를 접했다. 광고 속에 명품 브랜드 로고와 유사한 무늬를 새긴 농구공이 등장한 것을 두고, 명품 의류 회사가 자동차 회사를 상대로 소송을 제기한 것이다. 이와 같이 타인의 유명 브랜드를 광고 속에 사용할 때는 상표법 침해 등 여러 법률 이슈가 생길 수 있다. 특히 근래 들어 상표권자들이 엄격한 수준의 브랜드 관리에 나서고 있어 앞으로 더 문제될 수 있는 부분이다.
광고 속에 타인의 상표를 동의 없이 사용할 때 문제되는 법률은 ‘상표법’과 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(이하 ‘부정경쟁방지법’)이다. 동 법령들이 금지하는 것은 ‘상품이나 서비스의 출처에 대한 소비자의 혼동을 초래하는 행위’(상표법, 부정경쟁방지법)와 ‘타인 상표의 식별력이나 명성에 손상을 가하는 행위’(부정경쟁방지법)다.
우리 대법원은 “타인의 등록상표를 이용한 경우라도 그것이 상표의 본질적 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다”고 하여, 모든 상표의 이용이 곧 상표권 침해가 되는 것은 아니고, 출처에 대한 소비자의 혼동을 초래하는 상표의 이용만 이 상표권 침해에 해당될 수 있음을 분명히 했다(대판 2005. 10. 7. 선고 2004 후1458 판결).
여기에서 ‘상품의 출처에 대한 혼동’이란 광고를 본 소비자가 해당 상품이 광고 속에 사용된 유명 브랜드(상표)와 제휴했거나 같은 회사 제품이라고 혼동하는 경우를 말한다. 따라서 소비자 입장에서 보았을 때 그와 같은 혼동을 초래하지 않으면 상표법 위반은 아닌 것이다. 게다가 타인 상표의 식별력이나 명성에 손상을 가하는 것이 아니라면 부정경쟁방지법 위반도 아니라고 할 수 있다. 이상의 내용을 전제로, 광고와 타인의 상표권 사용이 문제되는 몇몇 경우를 살펴보자.
상표법, 부정경쟁방지법에 대한 신중한 검토 필요
먼저 유명 브랜드의 상표가 부착된 물건이 광고 속 소품이나 배경으로 등장하는 경우를 생각해볼 수 있다. 이 경우 상표물의 사용이 광고상품의 기능과 용도를 설명하는 데 필요 불가결한 경우(이를테면 세제광고에 세탁기를 등장시키는 경우) 이거나 해당 광고의 전체적인 컨셉트와 분위기를 구성(묘사)하는 배경 요소의 하나에 지나지 않을 뿐 상품의 출처를 표시하는 것이 아닌 경우에는 상표법이나 부정경쟁방지법 위반이라고 하기는 어려울 것이다. 물론 이런 경우 타인의 상표가 부정적 이미지로 이용되지 않아야 함은 물론이다.
다음으로, 비교광고가 문제될 수 있다. 비교광고란 광고주의 상품이나 서비스를 경쟁자의 것과 비교해 광고주 상품의 판매를 촉진하는 광고기법을 말한다. 비교광고는 경쟁사의 상표를 이용해야 하기 때문에 상표권이나 부정경쟁방지법 위반 문제가 제기될 소지가 높다.
그런데 오히려 비교광고는 그 속성상 경쟁사의 상품을 직접적으로 겨냥해 상호 비교하는 것이므로 광고를 본 소비자가 해당 상품을 경쟁사의 상품으로 혼동하는 경우란 거의 발생하지 않을 것이다. 따라서 이를 두고 상표법위반이라고 보기는 어려울 것이고, 비교 기준과 결과가 합리적인 한 부정경쟁방지법 위반이라고 보기도 어렵다.
마지막으로 문제되는 경우는 유명 브랜드를 패러디한 광고다. 미국에서는 패러디를 이용한 광고도 일정 요건을 충족하면 표현의 자유를 보호하는 차원에서 적법한 것으로 인정될 수 있다고 본다. 예를 들면 맥주 회사 쿠어스(Coors)사가 배터리 제조 회사인 에너자이저의 토끼 인형 광고를 패러디한사건이 그렇다. 쿠어스사는 유명 코미디언으로 하여금 토끼로 분장하게 한 후, 그가 드럼을 두드릴수록 쿠어스 맥주의 판매량이 점점 많아진다는 내용의 TV광고를 내보냈다. 에너자이저 측은 자신들의 상표권이 침해되었다며 소송을 제기했다. 그러나 미국 법원은 쿠어스사의 광고가 에너자이저사의 광고를 패러디한 것은 명백하지만, 소비자가 이것을 에너자이저사의 상품과 혼동할 가능성은 없다며 상표권 침해가 아니라고 판결했다.패러디 광고는 유명 상표를 풍자하는 것이므로 소비자 입장에서 상품의 출처에 대한 혼동을 일으킬 가능성은 많지 않다. 그러나 패러디 광고가 적법한 것으로 인정받기 위해서는 여러 기준을 충족해야 하고, 그 결과 비슷한 사안인 듯하면서도 법원에 따라 서로 다른 판결이 나오기도 하는 등 소송을 했을 때 패러디 광고가 적법한 것으로 인정될 수 있을지를 예측하기란 어렵다. 특히 패러디 광고는 상업적 성격이 그 어떤 창작 활동보다 강하기 때문에 다른 패러디보다 적법성을 인정받는 것이 더 어렵다. 게다가 우리나라는 모든 창작 분야를 통틀어 패러디로서 적법하다는 법원의 판결이 나온 적은 아직까지 없다.
상표권자의 이미지에 부정적 영향 주지 말아야
이상에서 광고 속에 타인의 유명 브랜드(상표)를 사용할 때 생길 수 있는 법률 문제를 살펴보았다. 분명한 것은 광고 속에 타인의 상표가 등장한다고 해서 그 자체로 상표법이나 부정 경쟁방지법 위반은 아니라는 것이다. 타인의 상표가 광고 속에서 어떠한 목적으로 등장하고, 그 비중은 어떠하며 그로 인해 상표권자의 이미지에 부정적 영향을 미치지는 않는지 등의 여러 사정에 따라 결론은 달라질 수 있다.
하지만 이러한 불확정적인 면 때문에 광고에 사용된 상표의 권리자에게 소송을 제기당할 위험에 항시 노출되어 있는 것도 사실이다. 따라서 법률 리스크를 최소화한다는 관점에서 가급적이면 유명 브랜드 상표가 부착된 물건의 노출은 삼가고, 동일 업종, 경쟁사 브랜드 제품의 노출을 자제하는 것이 좋다. 특히 업계에서 상표권 관리에 엄격한 것으로 알려진 회사의 상표 노출은 삼가고, 광고 속에 노출되는 시간과 위치 등의 비중을 최대한 낮춤으로써 해당 상품이 유명 브랜드 상품과 제휴했다거나 같은 회사 상품이라는 혼동이 발생하지 않도록 조치해야 한다.
